Santiago, tres de marzo de dos mil quince.
Vistos:
En estos antecedentes Rol N° 23.919-2014, referidos a un procedimiento de nulidad de patente de invención, el abogado Sr. Juan Pablo Egaña Bertoglia, en representación de ALCON LABORATORIES, INC., dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de veintitrés de julio de dos mil catorce, que confirmó la decisión de primer grado que acogió la demanda de nulidad y ordenó la cancelación de la patente de invención N° 43.114 que protege una composición farmacéutica tópica oftálmica, ótica o nasal útil para el tratamiento o prevención de infecciones o inflamación, por estimar concurrente la causal de nulidad del artículo 50 letra c) de la Ley de Propiedad Industrial.
Declarado admisible el presente recurso, se ordenó traer los autos en relación por resolución de fojas 1697.
Considerando:
Primero: Que por el recurso se denuncia en primer término la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, ya que se efectuó un exiguo estudio del invento y de la prueba aportada en relación al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, descartándose elementos probatorios esenciales que demuestran su altura inventiva. Cita al efecto los antecedentes que dan cuenta que la patente fue concedida en Estados Unidos y Europa, situación en el extranjero de la que resultaba lógico y de acuerdo a la experiencia concluir que la invención posee nivel inventivo; las tablas que demuestran el éxito comercial del producto; y la copia del International Review Journal sobre penetración ocular del moxifloxacino, y el Documento 31 en que se demostraba que éste era 8 veces menos potente que el ciprofloxacino en enfermedades respiratorias, los que demuestran que no era lógico usar el primero en infecciones oculares.
En el segundo capítulo del recurso se reclama la infracción del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial que se refiere al nivel inventivo, que es una determinación subjetiva de carácter normativo que se realiza sobre un criterio objetivo, como es el nivel de conocimiento a la fecha de la prioridad en la perspectiva de una persona normalmente versada. Sin embargo, ni el tribunal ni los peritos determinan este elemento para hacer el análisis, lo que vicia sus conclusiones. Añade que aún bajo el parámetro más exigente no podía concluirse la falta de nivel inventivo porque si bien hay dos documentos del estado del arte que llevan a efectuar la fórmula incorporada en el invento, hay otro que lleva en sentido opuesto dada la eficacia 8 veces menor in vitro del moxifloxacino en relación con el ciprofloxacino, de manera que siguió un camino desaconsejado por el estado de la técnica, resultando una inesperada velocidad de penetración del humor acuoso y la córnea que lo convierten en una solución que supera al componente previo.
En tercer lugar, el recurso denuncia la infracción del artículo 32 de la Ley N° 19.039 como consecuencia de las transgresiones alegadas previamente, en cuanto dicho precepto establece los requisitos para obtener las patentes de invención: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, los que en este caso se cumplen íntegramente. Adicionalmente reclama la vulneración del artículo 50 de la misma ley, que establece los casos en que procede la declaración de nulidad de una patente, por lo que al no presentarse en el registro cuestionado ninguno de sus supuestos, la demanda debió desecharse.
Señala que estos errores de derecho tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que de haber analizado los antecedentes conforme con las reglas de la sana crítica y haber aplicado correctamente el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, se habría establecido que la solicitud tiene nivel inventivo, y por ende cumple con los requisitos de patentabilidad. Por ello pide que se invalide la sentencia recurrida y se dicte otra de reemplazo que mantenga la validez del registro.
Segundo: Que el fallo impugnado, que confirma el de primer grado, establece en su basamento primero que no se puede concluir que los informes en que se basó el otorgamiento de la patente sean manifiestamente errados, puesto que en ellos se aprecia un análisis del asunto estudiado y conclusiones razonadas. Sin embargo, comparten el criterio del juez de primer grado en cuanto el moxifloxacino pertenece al grupo de las quinolonas de las que existen diversas generaciones que sucesivamente han sido más efectivas, por lo que su uso alegando mejoras terapéuticas debió haber sido suficiente para dudar de la altura inventiva.
Establece a continuación en su considerando segundo, como hecho de la
causa, que las quinolonas son un antibiótico con acción bactericida que inhibe el ADN, que poseen un amplio espectro y tienen 4 generaciones, siendo la moxifloxacina la cuarta y última de ellas.
Luego de hacer referencia a la definición de nivel inventivo que contempla el artículo 35 de la Ley N° 19.039 y el artículo 33 de su Reglamento (motivo cuarto), deja constancia en el razonamiento quinto que el moxifloxacino es una quinolona de cuarta generación, lo que por sí ya supone un avance, que el propio solicitante divulgó el uso de un antibiótico quinolónico y un antiinflamatorio esteroidal por lo que concluye que parece razonable continuar con ese trabajo, y que el estado de la técnica enseña que el moxifloxacino es usado para tratamientos de infecciones oculares. Por lo mismo, afirma que el cambio no tenía por objeto un verdadero avance sino que implementar en la práctica lo que el arte previo sugería. Indica finalmente en su basamento sexto que la demostración de la efectividad terapéutica de la composición es incapaz de variar lo observado.
El fallo de primera instancia, a su turno, había señalado en su considerando vigésimo sexto que de la combinación de las enseñanzas contenidas en los documentos del estado del arte que indica se desprende de manera obvia formular la composición patentada como un preparado oftálmico u ótico. Concluye finalmente, en su motivo vigésimo séptimo, que la patente impugnada no cumple con el requisito de nivel inventivo del artículo 35, por lo que se configura la causal de nulidad del artículo 50 letra c) de la Ley de Propiedad Industrial al haber sido concedida contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos.
Tercero: Que, como cuestión previa, es menester consignar que estas materias, eminentemente técnicas, requieren precisamente de informes de peritos cuya experiencia y conocimiento del arte permite ilustrar a los jueces de instancia sobre el cumplimiento de los requisitos que habilitarían para analizar las invenciones en cuestión.
Cuarto: Que de este modo, el análisis de las infracciones que se asocian al quebrantamiento del artículo 16 de la Ley N° 19.039 más que vincularse a una errada valoración de la prueba como consecuencia de la contravención de los parámetros que establece la sana crítica, dicen relación con la disidencia del recurrente respecto a las calificaciones efectuadas por los sentenciadores en virtud de sus atribuciones privativas en torno al nivel inventivo de la composición reivindicada y en cuyo mérito han declarado la nulidad de la patente que le fue otorgada, cuestión que no es de índole jurídica, sino de hecho, por lo que no es posible advertir en ello una contravención a la disposición legal citada. Ello, por una parte, debido a que las denuncias en este aspecto aluden a una conclusión contraria a la lógica sin desarrollar los principios de dicha ciencia que habrían sido quebrantados por la atribución de preeminencia a los informes periciales por sobre los restantes antecedentes del proceso; y por la otra, porque no se advierte en el fallo falta de fundamentación, desde que cuenta con todos los elementos de juicio pertinentes al caso, que con una razonada coherencia permitieron de manera suficiente sustentar la resolución que por este recurso se impugna.
Quinto: Que desechada la infracción de las normas relativas a la prueba, importa referirse a la vulneración del artículo 35 de la Ley N° 19.039, que expresa: “Se considera que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica”.
Al efecto es preciso tener en cuenta que las categorías de obviedad y derivación evidente del estado de la técnica son conceptos jurídicos indeterminados, y como tales, requieren ser dotados de contenido por los jueces que aplican el derecho. En ese contexto y tratándose de un tema técnico, ellos deben considerar dictámenes científicos para dar un sentido a los términos antes indicados. Es así como los sentenciadores han determinado la falta de altura inventiva de la composición patentada por el recurrente, sobre la base de las conclusiones que, en el mismo sentido, han alcanzado los peritos designados al efecto, quienes han sostenido tal carencia al estimar la derivación evidente del estado de la técnica de la solución planteada por la invención en examen, ajustándose el rechazo a la definición dada por la norma trascrita.
Por lo mismo, el fallo en examen no ha incurrido en una vulneración al artículo 35 de la Ley N° 19.039, ni tampoco a los artículos 32 y 50 de la misma ley, ya que su raciocinio da cuenta de diversos parámetros técnicos de análisis que permiten estimar que en el invento de autos no se cumple con el requisito del nivel inventivo y consecuentemente incurre en una causal de nulidad al haber sido patentado contraviniendo las reglas legales para su concesión, de manera que no resulta
contrario a derecho considerar que las particularidades sobre las que el recurrente llama la atención para sustentar su pretensión no son suficientes para satisfacer los requerimientos que impone la norma que dirime la litis.
En esas condiciones, el recurso de casación en el fondo será desestimado.
Y visto también lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 1678 por el abogado Sr. Juan Pablo Egaña Bertoglia, en representación de ALCON LABORATORIES, INC., en contra de la sentencia de veintitrés de julio de dos mil catorce, escrita de fojas 1674 a 1677.
Se previene que el Ministro Sr. Juica tiene únicamente presente para desestimar la infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039, que dicha norma no constituye una ley reguladora de la prueba, puesto que el legislador ha entregado el escrutinio probatorio en este tipo de procedimientos a la ponderación que con libertad puedan arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la vía de la nulidad sustantiva, aparte que además los conceptos de lógica, experiencia y conocimientos afianzados se obtienen sólo de manera racional y no sobre requisitos o condiciones fijadas a priori por la ley. La desatención a dichos aspectos valorativos que determinan un torcido ejercicio de la razón o sea fruto de irrealidades que deriven en falsedades o inexactitudes, devienen consecuencialmente en ausencia de fundamentos cuya sanción es la nulidad formal, lo que no ocurre en este caso, y que constituye un remedio procesal distinto al promovido por la recurrente.
Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Cisternas, quien estuvo por acoger el recurso de casación en el fondo y anular el fallo recurrido dictando uno de reemplazo que rechace la demanda de nulidad. Para ello tuvo en consideración que los antecedentes aportados por el demandado en torno al registro de la misma invención en el extranjero, como aquellos que dan cuenta de estudios que no sugerían la utilización del moxifloxacino en el tratamiento de infecciones nasales, óticas y oftálmicas por su menor potencia en relación con el ciprofloxacino no fueron apreciados por los sentenciadores al decidir como lo hicieron, a pesar de estar obligados a su valoración puesto que las reglas de la sana crítica exigen hacerse cargo de cada uno de los medios de prueba, y proporcionar los motivos por los cuales se otorga primacía a unos sobre otros o se desestiman algunos. De esta manera, si al momento de apreciar la prueba el fallo se centra sólo en los informes periciales rendidos en autos, omitiendo hacer referencia a los demás antecedentes aportados por la demandada, se desacatan las reglas de valoración de prueba impuestas por la sana crítica, con lo que se produce la contravención del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial.
De contrario, la apreciación de los restantes antecedentes probatorios conforme con las reglas de la sana crítica permitía establecer que lo señalado por los informes periciales en cuanto a la falta de altura inventiva de la patente de autos se ve contradicho por los estudios científicos que dan cuenta de su menor efecto antibiótico respecto de otras quinolonas, descartando su obviedad, y por las patentes conferidas en el extranjero que dan cuenta del reconocimiento de su nivel inventivo (fojas 20 y ss., 63 y ss., 606 y ss., 898 y ss., y 1201 y ss.). El debido análisis y ponderación de estos antecedentes omitidos permite entonces concluir que la invención patentada cuenta con nivel inventivo, y por ende no incurre en la causal de nulidad de la letra c) del artículo 50 de la Ley N° 19.039, por lo que resulta procedente, en concepto del disidente, rechazar la demanda de nulidad.
Redacción del fallo a cargo del abogado integrante Sr. Lagos y de la disidencia, su autor.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Rol N° 23.919-2014.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., y el abogado integrante Sr. Jorge Lagos G. No firma el Abogado Integrante Sr. Lagos, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a tres de marzo de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
